POR Andrea Filomeno e Leandro Moreira Valente Barbas*

A Lei Federal nº 14.286/2021, mais conhecida como “Nova Lei do Câmbio”, entrará em vigor muito em breve, no dia 30 de dezembro de 2022. Como seu apelido sugere, a lei altera diversos aspectos do fluxo de capitais do Brasil para o exterior e vice-versa. O que pouco se comenta e percebe, no entanto, é que nesse universo estão inseridas também as regras sobre remessa de royalties a título de transferência de tecnologia.

Portanto, apesar de a norma ter atraído mais interesse de advogados e empresas com atuação junto ao Banco Central do Brasil (Bacen), ela repercute também em atos praticados junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), principalmente no conteúdo de cláusulas de contratos de transferência de tecnologia.

Historicamente, o INPI sempre adotou uma postura intervencionista nesses tipos de contratos, impedindo determinadas práticas, controlando ao restringir e limitar o conteúdo de cláusulas e, principalmente, regulando as alíquotas de royalties pactuados a título de remuneração entre as partes, especialmente para estabelecer um teto. As leis a respeito do tema têm sido flexibilizadas gradativamente desde os anos 90, quando, por exemplo, passou a ser permitida a remessa de royalties entre empresas integrantes de um mesmo grupo econômico, antes proibidas.

Desde 2017, com o advento da Instrução Normativa nº 70 do INPI, iniciou-se um processo de diminuição do intervencionismo do órgão no conteúdo das disposições de contratos de transferência de tecnologia, o que se limitou aos aspectos formais dos contratos – nos quais se incluem a cessão de know-how, a assistência técnica, e as licenças de marcas, patentes e outros direitos intelectuais. O INPI deixou de analisar os contratos de ponto de vista fiscal, tributário e de remessa de capitais, como anteriormente o fazia, mudança que não significou, no entanto, alteração nas regras de dedutibilidade ou nos limites percentuais de royalties que empresas de um mesmo grupo econômico podem pactuar para remunerar as operações de transferência de tecnologia.

A Nova Lei do Câmbio, por sua vez, vai alterar significativamente alguns desses aspectos, abrindo novas possibilidades para empresas que desejem realizar contratações nesses moldes, podendo, inclusive, alterar as disposições de contratos já vigentes. A seguir, vamos comentar e apresentar brevemente as principais alterações trazidas pela lei, regras que passarão a valer, como mencionado, a partir de 30 de dezembro deste ano.

O primeiro ponto é quanto à alteração do arcabouço jurídico relacionado a royalties mais pela revogação de diversos artigos de outras leis do que por meio da criação de novos dispositivos legais expressos sobre o tema. Isso porque, como se sabe, a legislação sobre dedutibilidade e remessa de royalties ao exterior é um emaranhado compreendido de diversas leis e normas federais, algumas vigentes há mais de seis décadas. Um dos principais diplomas alterados é a Lei Federal nº 4.131, de 1962, que também regula a remessa de capitais ao exterior e até hoje disciplina diversos aspectos relativos a royalties.

A primeira grande alteração promovida pela Nova Lei do Câmbio é a revogação dos artigos da Lei 4.131 que previam a obrigatoriedade de registro prévio dos contratos de transferência de tecnologia no Bacen para que fossem possíveis tanto a operacionalização das remessas em si quanto da dedutibilidade fiscal dos valores pagos ao exterior. Agora, portanto, não haverá mais a obrigatoriedade de registro desses contratos no Banco Central, geralmente realizado por instituições financeiras encarregadas da remessa.

Sobre esse ponto, imprescindível esclarecer que continua necessário o registro/averbação dos contratos de tecnologia perante o INPI para que seja possível a remessa. A Nova Lei do Câmbio não extinguiu essa obrigatoriedade.

Outra restrição antiga, vigente há décadas, e que agora passa a não existir mais, diz respeito ao teto de remessa de royalties entre subsidiária e matriz (controladora), sendo ambas empresas de um mesmo grupo econômico. A regra vigente “desde sempre” foi a de que só se podia remeter o que se podia deduzir. Portanto, na prática, os contratos de transferência de tecnologia só podiam prever percentuais de royalties atrelados aos limites de dedutibilidade previstos na Portaria nº 436, de 1958, do então Ministério da Fazenda – os “famosos” 1% a título de royalties por licença de marcas, o teto de 5% para alguns setores no fornecimento de know-how, entre outros.

Essa regra cai com a Nova Lei, sendo que agora é possível remeter o quanto as partes convencionarem a título de royalties, mesmo entre empresas de um mesmo grupo, observadas as demais regras fiscais e tributárias aplicáveis para a determinação dos percentuais. No entanto, há de se atentar que a Portaria MF nº 436/58 não foi revogada ou alterada pela Nova Lei, sendo que os limites de dedutibilidade ali previstos persistem. O que não mais existe é a vinculação entre dedutibilidade e a possibilidade de remessa. Ou seja, será possível remeter-se ao exterior um valor superior ao que seja possível deduzir do imposto de renda, mas não foram alterados os limites da dedutibilidade.

Sabe-se que havia uma demanda represada das empresas pela possibilidade de pagamento de royalties em percentuais superiores aos limites legais, seja por questões de regras internacionais de preços de transferência, seja por políticas globais de grandes grupos empresariais no que se refere a remessas de lucros. Com a flexibilização, as empresas têm maior liberdade para prever em contrato os percentuais efetivamente desejados para a remuneração das cessões e licenças de suas propriedades intelectuais, quando mantida a racionalidade econômica da operação.

Dessa forma, é recomendável às empresas revisar, com o auxílio de advogados especializados na matéria, o conteúdo de seus contratos que disciplinem o pagamento de royalties ao exterior – principalmente no âmbito de relações entre subsidiária e matriz. Vale mencionar que eventuais novos percentuais praticados dependem de registro, não podendo ser praticados antes do protocolo dessas alterações no INPI. Por este motivo, o auxílio de advogado especializado se faz imprescindível como forma de garantir a segurança e solidez jurídica nas operações.

*Andrea Filomeno é gestora da área de TME (Tecnologia, Mídia e Entretenimento) do Opice Blum Advogados.

*Leandro Moreira é advogado da área de Marcas e Propriedade Intelectual do Opice Blum Advogados.